[헬스코리아뉴스 / 이순호] B형 간염 신약 ‘베믈리디’의 제네릭을 출시했다가 제품 명칭이 비슷하다는 이유로 오리지널사와 상표 분쟁에 휘말렸던 국내 제약사들이 관련 제품들의 상표를 지켜내는 데 성공했다.

특허심판원은 길리어드사이언스가 대웅제약, 동아에스티, 삼일제약 등 3개 제약사를 상대로 제기한 상표권 무효 심판을 최근 기각했다.

이번 심판은 대웅제약, 동아에스티, 삼일제약이 각각 출시한 ‘베믈리버’, ‘베믈리아’, ‘베믈리노’ 등 3개 베믈리디 제네릭의 제품명을 길리어드사이언스가 문제 삼으며 시작됐다. 이들 제품의 명칭이 오리지널 제품과 비슷해 처방 현장에서 제품명의 오인이나 혼동이 발생할 수 있다는 지적이었다.

특히 ‘베믈리버(VEMLIVER)’, ‘베믈리아(Vemlia)’, ‘베믈리노(Vemlino)’ 등 3개 제품은 출시 당시 이미 국문과 영문 상표가 특허청에 등록돼 권리로 보호받고 있었다. 이에 길리어드사이언스는 자사가 보유한 ‘베믈리디’ 상표 가치의 희석을 최소화하는 것을 목표로 이들 3개 제품의 국·영문 상표 총 6개에 대해 무효 심판을 청구했다.

길리어드사이언스가 심판을 청구한 것은 지난 2023년 9월이다. 특허심판원은 상표 분쟁으로는 꽤 긴 기간인 약 1년 7개월 동안의 심리를 거쳐 최종적으로 심판 청구를 기각하는 심결을 했다.

대웅제약, 동아에스티, 삼일제약 외에도 제일약품(테카비어디), 종근당(테노포벨에이), 삼진제약(타프리드), 한국휴텍스제약(가네리드), 동국제약(알포테린) 등 5개 제약사가 베믈리디 제네릭을 허가받아 판매 중이었지만 심판 청구 대상에서는 제외됐다.

이들 5개 제약사의 제네릭 상표는 단순히 베믈리디의 주성분인 테노포비르알라페나미드 또는 치료 표적 기관의 명칭을 이용해 만들어진 것으로, 베믈리디 제품명과 유사점이 적은 만큼 시장에서 오인·혼동을 일으킬 가능성이 크지 않다고 판단한 것으로 풀이된다.

이번 심결로 대웅제약, 동아에스티, 삼일제약 등 3개 제약사는 자사 등록 상표가 무효화될 경우 발생할 수 있는 베믈리디 상표권 침해 우려를 어느 정도 떨칠 수 있게 됐다. 이와 함께 제품명 변경에 따른 경제적 부담과 시장 인지도 하락 가능성에서도 다소 자유로워졌다.

다만, 길리어드사이언스의 항소 가능성이 있는 만큼, 앞으로의 분쟁 상황을 더 지켜볼 필요가 있다는 관측이다.

업계 관계자는 “1심에서 국내사가 유리한 심결을 얻어낸 만큼, 차후 분쟁 과정에서 오리지널사와 합의 절차가 진행될 가능성은 희박해졌다”며 “이들 국내사는 자사 등록 상표 무효 및 베믈리디 상표권 침해 가능성이 낮아진 만큼 기존보다 더욱 적극적으로 마케팅 활동을 펼칠 것으로 보인다”고 말했다.

한편 베믈리디는 길리어드가 기존 B형 간염 치료제 ‘비리어드(테노포비르디소프록실)’를 업그레이드한 제품이다. 프로드럭 형태로 개발해 내약성과 신장 독성 부작용 등을 개선한 것이 특징이다.